1、案件详情
2018年12月,原告与被告决议合作开发该新型剥线钳并签订了《联合办厂协议书》(下称:“《协议一》”)。
《协议一》约定,由被告与原告双方共同研发合作产品,被告负责产品生产,原告负责产品销售。原告研发的每项专利产品的专利权申请人由被告出任。《协议一》订立后,原告委托第三方制图工作室绘制了合作产品的CAD模型图,还先后寻访全国各地寻找合作产品配套的零部件生产商及产品代工厂进行试生产;被告则于2019年08月31日及2019年09月20日分别根据合作产品的CAD模型及产品照片申请了两项外观设计专利,并均在2020年05月获批,专利均未将原告Y列为设计人及共同专利权人。
2019年11月,原告被告与案外人签署了《联合制造剥线钳生产厂协议》(下称:“《协议二》”),并以被告及原告名义注册了公司。《协议二》约定,合作产品系由原告独立研发,如终止合作专利权归被告及原告共同所有。
后各方因种种原因客观上终止了合作,2023年06月02日,原告向被告发送《律师函》要求被告变更案涉专利的著录项目,使原告成为案涉专利设计人及共有权人,但被告明确表示了拒绝,原告遂提起本次诉讼。
2、律师点评
在专利权权属纠纷案件中,对于专利权归属的确定主要围绕《专利法》第六条、第八条以及《专利法实施细则》第十三条的规定进行,根据上述法律规定,我们可以推导出两条并行的专利权权利归属的基本确认路径即:
(a) 案涉专利是否属于职务发明创造/合作发明创造,对发明创造的权利归属有无特别约定;
(b) 对发明创造的实质性特点作出了创造性贡献的自然人是谁。
3、相应的建议或意见
随着我国民营企业数量和规模的不断发展、生产技术的不断提高,越来越多企业经营者、发明人选择通过“一方出钱,一方出力”的形式合作研发专利产品并进行落地盈利。但这样的合作方式同时也为专利权的归属埋下了一定的法律风险,从本案我们可以简单归纳出此类专利权权属纠纷案件通过上述路径确认权利归属的举证要点,企业经营者、发明人可以在合作时保全好两个路径相应的证据,以免纠纷发生时产生不利后果.
(a)专利权人举证思路
1. 双方就合作订立的合同(建议根据实际情况约定专利权归属);
2. 合作期间双方就研发专利的沟通记录(含短信、微信、QQ、电邮等);
3. 合作期间双方就研发专利的资金往来记录(含发票、微信、QQ、银行转账等,但应当备注好款项用于专利研发);
4. 合作期间双方成立的企业及其工商登记信息。
双方当事人对外授权许可使用或销售案涉专利产品的合同、沟通记录及资金往来记录(要求同上)。
(b)发明人举证思路
1. 发明人/设计人通过在先专利已经披露了案涉专利技术特征/设计要点的在先专利文件;
2. 发明人/设计人委托案外人绘制专利模型图、试生产案涉专利样品的沟通记录(含短信、微信、QQ、电邮等);
3. 发明人/设计人委托案外人绘制专利模型图、试生产案涉专利样品的资金往来记录(含发票、微信、QQ、银行转账等,但应当备注好款项用于专利研发);
4. 发明人/设计人委托案外人绘制专利模型图、试生产案涉专利样品后,签收模型图或专利样品的签收记录(附图);
5. 发明人/设计人自行绘制或委托案外人绘制的专利模型图的原始电子文件。